Stai pensando di acquistare un nome a dominio di un brand già esistente? Prima di procedere devi assolutamente leggere le poche righe che seguiranno.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 25070.21, depositata in data 16 settembre 2021, torna a focalizzare l’attenzione sulla possibilità di utilizzare un dominio internet uguale ad un marchio registrato, sulla distinzione esistente tra marchio complesso e marchio di insieme, sulle responsabilità dell’hosting provider.
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Utilizzo di un dominio internet uguale ad un brand registrato
La Suprema Corte richiama l’attenzione sull’articolo 22 del c.p.i. (Unitarietà dei segni distintivi), ai sensi del quale è vietato
“ di adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica, un segno eguale o simile all’altrui marchio già esistente se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni. Il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che tale divieto si estende all’adozione di un nome a dominio uguale o simile a un marchio registrato per i prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza, se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio agli stessi“.
Vietare l’utilizzo di un dominio internet uguale ad un marchio registrato ha un duplice vantaggio:
- da un lato evitare che il titolare del dominio possa trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio non proprio ed imitato, sfruttando la confusione iniziale nella quale cadrebbe l’utente che si collega al sito “contraffatto”;
- dall’altro lato evitare, al titolare del marchio registrato, qualsiasi pregiudizio scaturente dalla presenza, all’interno del sito, di messaggi distorsivi e comunque non coerenti con l’immagine associata al marchio.
Marchio collettivo e marchio di insieme
Allo stesso tempo la Corte di Cassazione ribadisce la distinzione tra marchio complesso e marchio di insieme.
“Mentre il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il c.d. cuore del marchio, il marchio di insieme è qualificato dall’assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme (così Cass. 3 dicembre 2010, n. 24620; Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 20 aprile 2004, n.7488)“.
Di conseguenza un marchio complesso è un marchio riconoscibile nel segno che risulta dalla composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forma distintiva, tuttavia, è affidata ad uno di essi costituente il “cuore”. Il marchio di insieme invece è composto da più elementi ciascuno dei quali privo di capacità distintiva, se considerati singolarmente. Tale marchio è registrabile purchè dalla combinazione dei suoi componenti diventi distintivo.
Responsabilità dell’hosting provider
Quali sono le responsabilità dell’hosting provider? e quando si configura la responsabilità dell’hosting provider?
In base a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 70/2003, il prestatore del servizio internet non è obbligato a sorvegliare sulle informazioni che trasmette e memorizza, nè è assoggettato ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
La Corte di giustizia, nell’interpretare la norma comunitaria dedicata alle prestazioni del servizio di hosting (cfr. art. 14 della dir. 2000/31/CE) ha evidenziato che il prestatore del servizio non può essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un destinatario del servizio salvo che, dopo aver preso conoscenza della natura illecita dei dati, mediante una informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, abbia omesso di rimuovere prontamente tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi.
Con la sentenza n. 25070.21, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di diritto.
“La responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 del d.lgs.n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde;
- sia ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l’hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operator professionale della rete di un determinato momento storico;
- abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere”.
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